Cannabismerkbescherming in de EU – ‘shockeer’ het publiek niet!

De wetgeving over cannabisproducten houdt het publieke debat al tientallen jaren bezig. Nu verschillende Amerikaanse staten een meer liberale benadering van het groene goedje hanteren, vooral voor medisch/therapeutisch gebruik, staan ganjapreneurs klaar om hun graantje mee te pikken van de (legale) markt voor cannabis en daarvan afgeleide producten, van oliën tot eetbare producten. Hetzelfde gebeurt aan de andere kant van de oceaan in verschillende lidstaten van de Europese Unie.

Als onderneming spreekt het voor zich dat u uw belangen wilt beschermen met alle IE-rechten die beschikbaar zijn, waaronder de tekens om uw aanbod te onderscheiden van dat van andere ondernemingen. Maar zal uw merkaanvraag worden aanvaard? Niet als het te ‘wiedes’ is! Hieronder vindt u meer informatie.
Om te beginnen bestaat er in de hele EU geen wetgeving die specifiek betrekking heeft op de registreerbaarheid van merken wanneer het teken verwijzingen naar cannabis bevat of wanneer de waren en diensten specifiek betrekking hebben op cannabis en afgeleide producten of de productie daarvan.

In plaats daarvan past het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) dezelfde criteria toe op elke merkaanvraag, ook wanneer het teken naar cannabis verwijst of wanneer de waren en diensten cannabis of van cannabis afgeleide producten bevatten. Het EUIPO onderzoekt elke aanvraag voor een EU-handelsmerk op formaliteiten, classificatie en absolute weigeringsgronden. De absolute weigeringsgronden zijn vastgelegd in de EU-Merkenverordening (hierna: EUTMR) en de toepassing ervan is in de loop der jaren verder verduidelijkt door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Voor alle duidelijkheid: het loutere feit dat bepaalde waren in de classificatie van een aanvraag voor een EU-merk kunnen worden opgenomen die in de ene lidstaat legaal zijn en in een andere lidstaat illegaal (bijvoorbeeld producten die medicinale cannabis bevatten), verandert op zich niets aan de perceptie van een teken door het relevante publiek.

Aangezien een EU-merk exclusieve rechten verleent op een teken met betrekking tot specifieke waren en diensten in de hele EU, moet het dus als merk aanvaardbaar zijn voor het hele grondgebied van de EU. Bijgevolg is het voldoende dat een weigeringsgrond slechts voor een deel van de relevante consumenten in de EU bestaat. Als een teken bijvoorbeeld alleen voor Italiaanstaligen beschrijvend is, zal het toch op absolute gronden als EU-merk worden geweigerd.

Verder moet het teken onderscheidend vermogen hebben, en mag het niet beschrijvend zijn voor de waren en diensten waarvoor het wordt aangevraagd. In de praktijk blijkt dat verschillende merkaanvragen voor tekens die verwijzen naar weed onderscheidend vermogen missen (de zogenaamde B weigeringsgrond) en/of beschrijvend zijn (de C weigeringsgrond). Zoals elk merk moeten deze de relevante consument in staat stellen de waren en diensten van een bepaalde onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Een merk dat alleen maar een wietsoort vermeldt, zelfs als de naam hoofdzakelijk in slang wordt gebruikt door recreatieve gebruikers, zal niet worden beschouwd als een aanwijzing van commerciële herkomst.

Het EUIPO schrapt dus (pun intended) heel wat merkaanvragen op de B- en C-grond.

De kamer van beroep heeft bijvoorbeeld bevestigd dat het beeldteken “JUST CBD” (zie afbeelding hieronder) gedeeltelijk moet worden geweigerd voor waren die CBD kunnen bevatten, zoals cosmetica (klasse 3), spijsoliën en -vetten (klasse 29), gebak en suikerwerk (klasse 30), planten (klasse 31) en vloeistof voor e-sigaretten (klasse 34):

Het teken werd geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen, aangezien de consument gemakkelijk zou begrijpen dat het benadrukt dat de producten cannabidiol bevatten.

Maar de B- en C-grond zijn niet de enige absolute weigeringsgronden die een rol kunnen spelen.

Zoals het er nu naar uitziet, is de grootste hinderpaal voor merkbescherming voor tekens in de wietomgeving de beruchte F-grond, op grond waarvan het Bureau merkaanvragen kan weigeren omdat zij in strijd zijn met de openbare orde of met de goede zeden.

Maar wat is nu precies in strijd met de openbare orde of de goede zeden? Zoals te verwachten viel, hebben zowel het EUIPO, zijn kamers van beroep, als het Hof van Justitie moeilijkheden ondervonden om het juiste evenwicht te vinden.

Bovendien zijn de morele beginselen niet noodzakelijk dezelfde in elke lidstaat: iets kan onaanvaardbaar zijn voor consumenten in de ene lidstaat, terwijl het voor consumenten in een andere lidstaat helemaal geen probleem is omwille van taalkundige, historische, sociale en culturele redenen. Toch zal, zoals we al eerder zeiden, een aanvraag voor een EU-merk ook worden geweigerd als de absolute weigeringsgrond slechts voor één deel van de EU geldt.

Enkele hogere rechtspraak lijkt de beginselen uiteen te zetten. In 2019 oordeelde het HvJEU dat de kamer van beroep terecht het beeldteken “CANNABIS STORE AMSTERDAM” (zie afbeelding hiernaast) voor onder meer bakkerswaren, dranken en andere op het grote publiek gerichte waren en diensten heeft geweigerd op de F-grond dat het in strijd werd geacht met de goede zeden.

Het feit dat dit teken zal worden opgevat als een aanwijzing dat de in de aanvraag vermelde eet- en drinkwaren, en de daarmee samenhangende diensten, verdovende middelen bevatten die in vele lidstaten verboden zijn wegens fundamentele belangen in die staten – namelijk de volksgezondheid -, heeft het Hof tot de conclusie gebracht dat de aanvraag om de F-grond moet worden afgewezen. Hoewel het debat over dit onderwerp evolueert, zoals het Hof erkent, oordeelt het dat er tot op heden “in de Europese Unie geen overheersende tendens bestaat met betrekking tot de rechtmatigheid van het gebruik of het verbruik van producten die zijn afgeleid van cannabis waarvan het THC-gehalte meer dan 0,2 % bedraagt. (arrest van het Gerecht van de Europese Unie, 12/12/2019, T-683/18, “CANNABIS STORE AMSTERDAM”, § 51). Het Hof oordeelt dat deze feiten een beslissende invloed hebben op de perceptie door het relevante publiek.

Uit dit arrest kan uiteraard geen kant-en-klare handleiding voor onkruidmerken worden gehaald en de opmerkingen zijn dan ook gemaakt om de wettigheid te beoordelen van de weigering van de kamer van beroep van het specifieke teken dat hierboven is afgebeeld.
Toch zou men verwachten dat aanvragen voor EU-merken die rechtstreeks en/of uitdrukkelijk “pot”, “grass” “herb” “dope”, “weed” en “CANNABIS” bevatten, met name als overheersend element, zouden worden geweigerd.

Hetzelfde zou gelden voor expliciete, dominante afbeeldingen van marihuanabladeren (die worden geassocieerd met de mediaportrettering van cannabis, zie arrest van het Gerecht van de Europese Unie, 12/12/2019, T-683/18, ‘CANNABIS STORE AMSTERDAM’, §41). In de regel zullen de namen voor wietvarianten ook op grond van de F-grond worden geweigerd (naast B/C): zie bijvoorbeeld de beslissingen van de kamers van beroep die de weigeringen van ‘BUBBA KUSH’ (14/07/2021, R 2115/2020-2), ‘NORTHERN LIGHTS’ (08/04/2021, R 1757/2020-2) en ‘GREEN GELATO’ (05/07/2021, R2157/2020-2) bevestigen.

Het EUIPO lijkt echter moeite te hebben om de grens te trekken in zijn dagelijkse onderzoekspraktijk. Zo werden bijvoorbeeld de volgende tekens geweigerd:

Ondertussen werden de volgende borden aanvaard voor diverse goederen en diensten:

De F-grond staat erom bekend “stof tot nadenken” te geven en is notoir moeilijk te beoordelen. Hoewel het Hof een eerder conservatieve houding heeft aangenomen, lijkt het erop dat het EUIPO in feite een meer liberale houding aanneemt ten aanzien van “cannabis”-merken. In de praktijk is het dus helemaal niet onmogelijk om een EU-merk te verkrijgen, zelfs als het teken verwijzingen naar cannabis bevat, met inbegrip van tekeningen van bladeren, maar het is helaas ook niet eenvoudig om de uitkomst van een dergelijke aanvraag te voorspellen. Uiteindelijk zal het EUIPO elke aanvraag op zijn eigen merites beoordelen. In geval van een weigering is het aan de aanvrager om te bewijzen dat de weigeringsgronden in feite niet van toepassing zijn.

GEVERS staat altijd klaar om u te helpen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen via trademarks@gevers.eu om een afspraak te maken.

Om meer te weten te komen over cannabis, kunt u onze volgende driemaandelijkse nieuwsbrief verwachten, die in januari 2022 zal verschijnen en waarin dit interessante onderwerp op IP-niveau zal worden behandeld.