Laatste nieuws over UP & UPC

5 december 2022

Het UPC (Unified Patent Court) heeft zojuist aangekondigd dat alles met 2 maanden wordt uitgesteld. De start van de sunrise periode (waarin “opt out” mogelijk is) is op 1 maart 2023 met een effectieve start van het UPC op 1 juni 2023. De startdatum van overgangsmaatregelen van het EOB om de afgifte van een Europees octrooi uit te stellen en/of een vroegtijdig verzoek om eenheidsbescherming in te dienen blijft 1 januari 2023.

17 november 2022

Op een conferentie in Brussel werd opnieuw aangekondigd dat het nieuwe “UP/UPC systeem” op 1 april 2023 van start gaat met 17 deelnemende EU-lidstaten*. Hoewel het nog wachten is op de precieze ratificatiedatum van de UPC-overeenkomst door Duitsland, lijkt de startdatum van 1 april 2023 dus (bijna) zeker.

Zeer belangrijk: voor de start van het systeem komt een zogenaamde sunrise periode (verwacht vanaf 1 januari 2023**) die gebruikers in staat zal stellen belangrijke stappen te zetten met betrekking tot:

• Het eengemaakt octrooigerecht (UPC)

zo moet voor elk van de Europese octrooirechten, i.e. zowel Europese octrooiaanvragen als octrooien, worden beslist of deze onder de jurisdictie van het UPC blijven door al dan niet een zogenaamd opt-out verzoek in te dienen.

• Het eenheidsoctrooi

door nu al te overwegen of ze voor hun Europese octrooiaanvragen die stilaan de verleningsfase bereiken eenheidswerking beogen.

1. Het eengemaakt octrooigerecht (UPC)

Het UPC wordt een nieuwe rechtbank, waarvan de beslissingen over bijvoorbeeld geldigheid en inbreuk van een Europees octrooi in alle deelnemende lidstaten uitvoerbaar zullen zijn. Terwijl de nationale rechtbanken bevoegd blijven voor nationale octrooien, krijgt het UPC onmiddellijk exclusieve bevoegdheid over de handhaving van Europese octrooien met eenheidswerking (eenheidsoctrooien) en zal het uiteindelijk exclusieve bevoegdheid krijgen over de handhaving van alle Europese octrooien in de deelnemende lidstaten. In de tussentijd zal het UPC gedurende een eerste overgangsperiode van 7 jaar de bevoegdheid voor “conventionele” Europese octrooien delen met de gebruikelijke nationale rechtbanken.

Opt-out verzoeken tijdens de sunrise periode 

De UPC-overeenkomst biedt houders van bestaande Europese octrooien en aanvragers van Europese octrooiaanvragen de mogelijkheid het Europees octrooi of de Europese octrooiaanvraag formeel aan de bevoegdheid van het UPC te onttrekken door middel van een zogenaamd opt-out verzoek.

De mogelijkheid tot opt-out zal beschikbaar zijn vanaf het begin van de sunrise periode en open blijven gedurende een zevenjarige overgangsperiode. Het wordt aanbevolen om opt-out verzoeken nog vóór het einde van de sunrise periode in te dienen, om te voorkomen dat de betreffende Europese octrooien alsnog onder de bevoegdheid van het UPC komen door een actie van een derde partij.

2. Het eenheidsoctrooi

Dit is een nieuwe mogelijkheid in de EU voor Europese octrooien die door het Europees Octrooibureau (EOB) worden verleend. Een eenheidsoctrooi kan, mits voldaan is aan een aantal voorwaarden, worden verkregen voor een Europese octrooiaanvraag die de toekenningsfase heeft bereikt, door het tijdig indienen van een verzoek om eenheidswerking bij het EOB. In tegenstelling tot de huidige situatie waar een Europees octrooi uiteenvalt in een bundel van nationale octrooirechten, zal het eenheidsoctrooi één enkel octrooirecht vormen, dat uniforme bescherming biedt in alle deelnemende EU-lidstaten, en onderworpen zijn aan één enkele vernieuwingstaks die jaarlijks aan het EOB moet worden betaald.

Overgangsmaatregelen tijdens sunrise periode met betrekking tot eenheidswerking

Aanvragers die eenheidswerking wensen te verkrijgen en die van het EOB een intentie tot verlening hebben ontvangen voor één van hun Europese octrooiaanvragen, hebben, mits een aantal voorwaarden, de volgende 2 mogelijkheden:

– een verzoek indienen bij het EOB om de verlening van het Europees octrooi uit te stellen zodat het Europees octrooi, eens verleend, in aanmerking komt voor het aanvragen van eenheidswerking.

– een vroegtijdig verzoek om eenheidswerking indienen, dat door het EOB zal worden uitgevoerd zodra het nieuwe systeem in werking treedt en het octrooi wordt verleend. Uitstel van verlening is echter niet inbegrepen in vroegtijdige verzoeken om eenheidswerking, en moet afzonderlijk worden aangevraagd.

• ONZE BELANGRIJKSTE BOODSCHAP:

Het begin van de sunrise periode is een niet te missen mijlpaal die actief moet worden benut!

1. Het opent de deur naar de mogelijkheid om een opt-out te vragen. De sunrise periode wordt best gebruikt om tijdig en met kennis van zaken al dan niet tot een opt-out te komen voor bestaande Europese octrooirechten. Zo kunnen opt-outverzoeken bij voorkeur nog vóór de inwerkingtreding van het UPC worden ingediend.
2. Het bereidt de komst van het eenheidsoctrooi voor.

Aanvragers, met name van Europese octrooiaanvragen die het stadium van verlening bereiken, zullen een weloverwogen keuze moeten maken tussen de nieuwe optie van eenheidswerking en de bestaande bundeloptie.

3. Deze strategische opties moeten worden besproken met de voornaamste belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld mede-eigenaars en licentienemers, en kunnen zelfs een aanpassing van de overeenkomsten vereisen.

Wacht niet langer en neem contact op met uw adviseur bij GEVERS om te bespreken hoe deze belangrijke veranderingen door uw organisatie moeten worden aangepakt!

*België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Zweden.

** Na een besluit van de president van het EOB van 11 november 2022 is nu bevestigd dat de sunrise-periode bij het EOB op 1 januari 2023 begint. De sunrise periode voor het UPC om opt-out beslissingen in te dienen zal waarschijnlijk ook ingaan op 1 maart 2023, maar moet nog worden bevestigd door het Unified Patent Court.

 Jean-Jacques Canonici – European Patent Attorney 

Eric Bilhère – European and French Patent Attorney

François Gevers – European and Belgian Patent Attorney