Cannabis – éviter la confusion avec d’autres marques et introduction au risque de confusion

Introduction

Le premier obstacle pour obtenir l’enregistrement de votre marque est l’examen des motifs absolus. De nombreuses marques comportant des références à l’or vert sont refusées en raison de leur caractère descriptif ou de l’absence de caractère distinctif. Certaines sont même considérées comme contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre premier article, qui est disponible ici.

La route vers une marque déposée ne s’arrête pas là. Après l’examen, votre marque européenne ou Benelux sera publiée pour faire l’objet d’une opposition avant d’être enregistrée, si personne ne s’oppose avec succès à votre demande, par exemple en raison de droits antérieurs*. Dans cet article, nous examinons cette étape de la vie d’une demande de marque en nous référant spécifiquement aux marques et aux produits du cannabis.

Probabilité de confusion

Bien que les oppositions puissent être fondées sur différents motifs, le motif le plus courant est le risque de confusion (souvent appelé LOC dans les milieux de la poursuite des marques). Ce motif concerne les situations dans lesquelles le public confond directement une demande de marque avec une marque antérieure (confusion de l’une avec l’autre) et dans lesquelles il établit un lien entre les marques en conflit et suppose que les produits et services concernés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (vraisemblance d’association).

La LOC est évaluée de manière globale : tous les facteurs pertinents sont pris en compte. En général, l’Office* prend en compte (i) la similitude des produits et services, (ii) le public pertinent et son degré d’attention, (iii) la similitude des signes, compte tenu de leurs éléments distinctifs et dominants, et (iv) le caractère distinctif de la marque antérieure. Ces facteurs sont ensuite pondérés avec tous les autres facteurs pertinents au stade de l’évaluation globale (v).

Ci-dessous, nous examinerons de plus près la similitude des produits et services, ainsi que le public concerné et la mesure dans laquelle il prête attention aux marques liées au cannabis*.

(i) Similitude des biens et des services

Les marques de cannabis peuvent bien sûr couvrir toutes sortes de produits et de services ; un signe faisant référence au cannabis n’est pas nécessairement une référence aux produits du cannabis.

Toutefois, pour cette section, nous nous concentrerons sur le cannabis et les produits liés au cannabis. Celles-ci couvrent une large gamme de produits : par exemple, le cannabis à des fins récréatives (classe 34, la classe qui comprend principalement le tabac et les articles pour fumer), la plante non transformée elle-même (classe 31, avec d’autres plantes vivantes), ou transformée sous différentes formes à des fins différentes, par exemple le cannabis à des fins médicales (un terme de la base de données harmonisée dans la classe 5) ou comme arôme spécial dans certains aliments ou boissons (par exemple, classe 3029,). Comme indiqué précédemment, il importe peu que toutes ces substances soient « légales » ou non dans tous les États membres de l’UE. Ils peuvent toujours être inclus dans une liste de biens et de services.

Mais comment le cannabis en tant que produit lui-même se compare-t-il aux autres marchandises ?

L’Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après : BBIE) a considéré que la marijuana séchée et le cannabis et la marijuana à usage récréatif (classe 34) étaient comparables au tabac, en indiquant qu’ils  » ont une finalité et un usage similaires  » et qu’ils coïncident même dans leurs publics pertinents (BBIE, décision d’opposition 2014692, MOHAWK / MOHAWK, p. 10). L’OBPI note en outre que s’il n’est pas obligatoire de mélanger le cannabis avec le tabac pour la consommation, il s’agit néanmoins « d’une pratique établie qui renforce le lien entre les deux biens, les rendant potentiellement complémentaires ».

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est récemment arrivé à la même conclusion, déclarant – en termes prudents – qu’ils sont effectivement « dans une certaine mesure complémentaires » (EUIPO, décision d’opposition n° B3130060, L & M / ML, p. 2). Il est intéressant de noter que l’EUIPO a considéré que le tabac et le chanvre, les extraits de chanvre et les dérivés du chanvre destinés à être fumés peuvent même se faire concurrence (EUIPO, Décision d’annulation n° C46969, SPECTRUM THERAPEUTICS / Spectrum Tobacco, p. 3).
En revanche, le cannabis à usage médical (classe 5) relève de la vaste catégorie des préparations pharmaceutiques de la même classe et est donc identique, selon l’EUIPO (EUIPO, décision d’opposition n° B3132622, PRISMA SKIN / CANNPRISMA PREMIUM MEDICAL GRADE CANNABIS, p. 3).

En revanche, le BOIPO n’a trouvé aucune similitude entre le tabac et les produits du tabac transformés (classe 34) et les plantes de cannabis vivantes (classe 31). L’EUIPO a également statué que les plantes de cannabis et le cannabis non transformé (classe 31) ne sont pas comparables à des préparations pharmaceutiques (même s’ils peuvent contenir du cannabis à des fins médicales) : il s’agit de « plantes naturelles qui ne sont pas destinées à être utilisées dans la en tant que produits finis, ne peuvent être destinés à un usage thérapeutique » (EUIPO, décision d’opposition n° B3132622, PRISMA SKIN / CANNPRISMA PREMIUM MEDICAL GRADE CANNABIS, p. 3).

Conformément aux pratiques actuelles en matière de comparaison de biens et de services, l’EUIPO et l’OBPI semblent faire une distinction claire entre la plante de cannabis non transformée en tant que telle et ses applications. Les décisions futures délimiteront probablement plus clairement les produits similaires ou non au cannabis et aux produits dérivés du cannabis. On pourrait se demander où le Bureau fixerait la limite : après tout, il y a probablement moins d’étapes à franchir pour passer d’une plante de cannabis au cannabis à usage récréatif (dans le sens où la plante est séchée et donc prête à être fumée). En outre, la relation entre les plantes de cannabis et le cannabis séché est beaucoup plus évidente pour les consommateurs avides de ce dernier. Il est probablement plus courant pour les consommateurs de cannabis d’acheter quelques plantes pour la culture à domicile dans le même point de vente où ils peuvent acheter du cannabis séché légal, que pour les fumeurs de cigarettes d’essayer de sécher leur propre tabac à partir des plantes en question. A suivre, sans aucun doute !

(ii) Le public concerné et son niveau d’attention

La perception des marques par le public pertinent pour les produits ou services en question joue un rôle décisif dans l’évaluation globale du risque de confusion.
La première étape consiste à déterminer le public concerné ; la deuxième étape consiste à déterminer son niveau d’attention. Lorsque le public concerné est le grand public, sa capacité d’attention peut encore être élevée.

Le degré d’attention du public concerné est un facteur qui peut peser en faveur ou en défaveur de la constatation d’un risque de confusion. Un degré élevé d’attention de la part du consommateur concerné peut conduire à la conclusion que celui-ci ne confondra pas les marques malgré l’absence de comparaison directe entre les marques.

Par exemple, les produits du tabac (tabac et autres produits haut de gamme34 ) sont destinés au grand public, mais les chambres de recours ont estimé à plusieurs reprises que les fumeurs sont considérés comme particulièrement prudents et sélectifs quant à la marque de cigarettes qu’ils fument (« fidélité à la marque »). Dans un cas, l’EUIPO a simplement appliqué ce raisonnement au public concerné par le cannabis récréatif. Bien que l’analogie soit compréhensible, cette conclusion peut être difficile à étayer : la vente et la culture professionnelles de cannabis récréatif sont toujours illégales dans la majeure partie de l’Union européenne, même si le paysage réglementaire pourrait changer rapidement à la suite des projets de légalisation de plusieurs États membres.
Il est possible que les futurs consommateurs de cannabis (légal) n’aient pas le même niveau de fidélité aux marques que les fumeurs de cigarettes. Nous rappelons au jeune lecteur que pendant des décennies, de nombreuses marques de cigarettes ont pu investir dans une publicité intensive et construire leur marque. Aujourd’hui, ce n’est plus possible dans la plupart des États membres de l’UE, car la publicité pour les cigarettes (et d’autres produits présentant un risque pour la santé publique) a été sévèrement limitée, tout comme la consommation dans les lieux publics.

Même si des tentatives de légalisation voient le jour, il est peu probable que les futurs fournisseurs de cannabis légal mêmes possibilités de construire leur marque.

L’OBPI s’est déjà penché sur cette question. Au lieu d’appliquer la théorie de la fidélité à la marque, ils ont considéré que le cadre législatif spécifique à la vente des produits du cannabis de la classe 34 garantit que le consommateur pertinent qui achète un tel produit aura un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

Selon nous, le Bureau devrait tenir compte non seulement du statut juridique de la vente, de la culture ou de la consommation de cannabis, mais aussi du fait qu’un ou plusieurs de ces comportements sont en fait dépénalisés, comme c’est le cas aux Pays-Bas, par exemple.

Nous sommes curieux de voir comment les offices nationaux des marques des 27 États membres de l’UE et l’EUIPO lui-même vont traiter cette question, car le nombre de demandes de marques pour le cannabis et les produits liés au cannabis ne cesse d’augmenter.

Si vous avez des questions ou des commentaires, l’équipe GEVERS Cannabis se fera un plaisir de vous aider.

Bram Dejan – Intellectual Property Attorney – Partner
Thomas Verborgh – Intellectual Property Attorney