Protection des marques de cannabis dans l’UE – Ne “choquez” pas le public !

La légalisation des produits du cannabis agite le débat public depuis des décennies. Plusieurs États américains ayant adopté une approche plus libérale à l’égard des produits verts, en particulier pour un usage médical ou thérapeutique, les ganjapreneurs sont prêts à prendre leur part du marché (légal) du cannabis et de ses dérivés, des huiles aux produits comestibles. La même chose se passe de l’autre côté de l’océan, dans plusieurs États membres de l’Union européenne.

En tant qu’entreprise, il va de soi que vous souhaitez protéger vos intérêts par tous les droits de propriété intellectuelle disponibles, y compris les signes permettant de distinguer vos offres de celles d’autres entreprises. Mais votre demande de marque sera-t-elle acceptée ? Non, si elle est trop “mauvaise” ! Vous trouverez plus d’informations ci-dessous.

Tout d’abord, il n’existe pas de législation européenne concernant spécifiquement le caractère enregistrable des marques lorsque le signe comprend des références au cannabis ou lorsque les produits et services couvrent spécifiquement le cannabis et les produits dérivés ou leur production.

En revanche, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) applique les mêmes critères pour chaque demande de marque, y compris celles où le signe fait référence au cannabis ou lorsque les produits et services comprennent du cannabis ou des produits dérivés du cannabis. L’EUIPO examinera chaque demande de marque de l’UE au regard des formalités, de la classification et des motifs absolus de refus. Les motifs absolus de refus sont dictés par le règlement sur la marque de l’UE (ci-après : RMUE) et leur application a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne au fil des ans. Pour plus de clarté, le simple fait que certains produits puissent être inclus dans la classification d’une demande de marque de l’UE qui sont légaux dans un État membre et illégaux dans un autre (par exemple, les produits contenant du cannabis médicinal) ne change pas, en soi, la perception d’un signe par le public concerné.

Étant donné qu’une marque communautaire accorde des droits exclusifs sur un signe en relation avec des produits et services spécifiques dans toute l’UE, elle devrait donc être acceptable en tant que marque pour l’ensemble du territoire de l’UE. Par conséquent, il suffit qu’un motif de refus existe pour une partie seulement des consommateurs concernés dans l’UE. Par exemple, si un signe n’est descriptif que pour les italophones, il sera quand même refusé en tant que marque communautaire pour des motifs absolus.

En outre, le signe doit avoir un caractère distinctif et ne peut être descriptif des produits et services pour lesquels il est demandé. En pratique, plusieurs demandes de marques pour des signes faisant référence à l’herbe manquent de caractère distinctif (motif de refus dit B) et/ou sont descriptifs (motif de refus dit C). Comme toute marque, ceux-ci doivent permettre au consommateur pertinent de distinguer les produits et services d’une entreprise particulière de ceux d’autres entreprises. Une marque mentionnant simplement une variété d’herbe, même si le nom est principalement utilisé en argot par des utilisateurs récréatifs, ne sera pas considérée comme une indication d’origine commerciale.

L’EUIPO élimine donc (jeu de mots) un grand nombre de demandes de marques sur la base des motifs B et C.

La Chambre de recours a, par exemple, confirmé que le signe figuratif “JUST CBD” (voir image ci-dessous) doit être partiellement refusé pour les produits pouvant contenir du CBD, tels que les cosmétiques (classe 3), les huiles et graisses comestibles (classe 29), les pâtisseries et confiseries (classe 30), les plantes (classe 31) et les liquides pour e-cigarettes (classe 34) :

Le signe a été refusé pour manque de caractère distinctif, car les consommateurs comprendraient facilement qu’il souligne que les produits contiennent du cannabidiol.

Mais les motifs B et C ne sont pas les seuls motifs absolus de refus qui peuvent entrer en jeu.

Il semble que le plus grand obstacle à la protection des marques pour les signes dans l’environnement des mauvaises herbes soit le fameux motif F, qui permet à l’Office de refuser des demandes de marques parce qu’elles sont contraires à l’ordre public ou aux principes de moralité reconnus.

Mais qu’est-ce qui est exactement contraire à l’ordre public ou aux principes de moralité ? Comme on peut s’y attendre, tant l’EUIPO que ses chambres de recours et la Cour de justice ont eu du mal à trouver le juste équilibre.

En outre, les principes de moralité ne sont pas nécessairement les mêmes dans chaque État membre : une chose peut être inacceptable pour les consommateurs d’un État membre alors qu’elle ne pose aucun problème pour les consommateurs d’un autre État membre pour des raisons linguistiques, historiques, sociales et culturelles. Pourtant, comme nous l’avons dit précédemment, une demande de marque communautaire sera également refusée si le motif absolu de refus n’est applicable que dans une partie de l’UE.

Une jurisprudence supérieure semble fixer les principes. En 2019, la CJUE a jugé que la chambre de recours avait eu raison de refuser le signe figuratif ” CANNABIS STORE AMSTERDAM ” (voir image à droite) pour, entre autres, des produits de boulangerie, des boissons et d’autres produits et services destinés au grand public, au motif F qu’il était jugé contraire aux principes de moralité reconnus.

Le fait que ce signe sera perçu comme une indication que les produits alimentaires et les boissons inclus dans la demande, ainsi que les services y afférents, contiennent des substances stupéfiantes qui sont illégales dans de nombreux États membres en raison d’intérêts fondamentaux dans ces États – à savoir la santé publique – a amené la Cour à conclure que la demande devait être refusée pour le motif F. Même si le débat sur le sujet évolue, comme l’admet la Cour, elle a jugé qu’il n’existe à ce jour “aucune tendance prédominante dans l’Union européenne concernant la licéité de l’utilisation ou de la consommation de produits dérivés du cannabis dont la teneur en THC dépasse 0,2%”. (arrêt du Tribunal de l’Union européenne, 12/12/2019, T-683/18, ” CANNABIS STORE AMSTERDAM “, § 51). Le Tribunal a jugé que ces faits ont une influence déterminante sur la perception par le public concerné.

Il n’est évidemment pas possible d’extraire de cet arrêt un manuel prêt à l’emploi pour les marques adventices et, en tant que telles, les observations ont été faites pour évaluer la légalité du refus par la chambre de recours du signe spécifique présenté ci-dessus.

Pourtant, on pourrait s’attendre à ce que les demandes d’enregistrement de marques communautaires pour des signes comprenant directement et/ou explicitement “pot”, “herbe”, “dope”, “weed” et “CANNABIS”, en particulier comme élément dominant, soient refusées.

Il en serait de même pour les images explicites et dominantes de feuilles de marijuana (qui sont associées à la représentation médiatique du cannabis, voir l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, 12/12/2019, T-683/18, ” CANNABIS STORE AMSTERDAM “, §41). En règle générale, les noms de variantes de mauvaises herbes seront également refusés sur la base du motif F (en plus de B/C) : voir par exemple les décisions des chambres de recours confirmant les refus de “BUBBA KUSH” (14/07/2021, R 2115/2020-2), “NORTHERN LIGHTS” (08/04/2021, R 1757/2020-2) et “GREEN GELATO” (05/07/2021, R2157/2020-2).

Cependant, l’EUIPO semble avoir du mal à tracer la ligne dans sa pratique quotidienne d’examen. Par exemple, les signes suivants ont été refusés :

Entre-temps, les signes suivants ont été acceptés pour plusieurs biens et services :

Le motif F est connu pour donner matière à réflexion et est notoirement difficile à évaluer. Si la Cour a adopté une position plutôt conservatrice, il semble que l’EUIPO adopte en fait une approche plus libérale à l’égard des marques de “cannabis”. Ainsi, dans la pratique, il n’est pas du tout impossible d’obtenir une marque européenne même si le signe contient des références au cannabis, y compris des dessins de feuilles, mais malheureusement, il n’est pas non plus simple de prédire le résultat d’une telle demande. En fin de compte, l’EUIPO évaluera chaque demande selon ses propres mérites. En cas de refus, il appartient au demandeur de prouver que les motifs de refus ne sont en fait pas applicables.

GEVERS est toujours prêt à vous aider. N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse trademarks@gevers.eu pour fixer un rendez-vous.

Pour en savoir plus sur le cannabis, surveillez notre prochain bulletin d’information trimestriel, qui sera publié en janvier 2022 et qui traitera de ce sujet intéressant au niveau de la propriété intellectuelle.