LA JURIDICTION UNIFIÉE DES BREVETS, la nouvelle juridiction pour les brevets européens L’OPTION “OPT-OUT”

unitary patent
La nouvelle Juridiction Unifiée du Brevet (JUB)

Créée par un accord international (l’Accord sur une Juridiction Unifiée du Brevet, ci-après « AJUB »), la JUB sera une juridiction spécialisée dans les brevets, dont les décisions concernant, par exemple, la validité et la contrefaçon des brevets seront exécutoires dans tous les États membres de l’UE ayant ratifié l’AJUB (appelés États membres contractants).

 

Juridiction de la JUB

La JUB coexistera avec les tribunaux nationaux, mais ceux-ci ne conserveront finalement que la compétence sur les brevets nationaux, tandis que la JUB acquerra une compétence exclusive sur tous les brevets et demandes européens.

Cette exclusivité sera immédiate pour les brevets européens ayant un effet unitaire (brevets unitaires), tandis que pour les brevets européens conventionnels, c’est-à-dire les brevets européens qui sont validés pays par pays, la JUB partagera sa compétence avec les tribunaux nationaux pendant une période transitoire de 7 ans à compter de l’entrée en vigueur de la JUB, cette période étant potentiellement renouvelable une fois pour un maximum de 7 ans.

 

Entrée en vigueur

Grâce aux progrès réalisés concernant sa ratification, l’AJUB est sur le point d’entrer en vigueur dans les 17 États membres contractants de l’UE suivants : Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovénie et Suède.

La phase d’application provisoire (PAP) de l’AJUB a déjà commencé. Une fois les préparatifs suffisamment aboutis, l’Allemagne ratifiera l’AJUB, ce qui déclenchera le début de la période « sunrise » de 3 à 4 mois, précédant l’entrée en vigueur effective de la JUB, qui aura probablement lieu début 2023.

 

L’option “opt-out”

L’AJUB permet aux titulaires de brevets européens conventionnels, ainsi qu’aux déposants de demandes de brevets européens, de retirer formellement le brevet ou la demande européenne de la compétence exclusive de la JUB, par le biais d’une demande dite « d’opt-out ».

L’option « d’opt-out » sera disponible dès le début de la période sunrise et restera ouverte tout au long de la période transitoire de 7 ans mentionnée ci-dessus.

Il est important de noter que l’option « d’opt-out » ne sera plus disponible si une action relative au même brevet ou à la même demande a déjà été introduite devant la JUB.

 

Les demandes “d’opt-out”

Les demandes « d’opt-out » devront être déposées en ligne via le système de gestion des dossiers de la JUB.

Plusieurs caractéristiques importantes doivent être prises en compte, et en particulier les suivantes :

  • Lorsque le brevet ou la demande est détenu par deux ou plusieurs parties, tous les titulaires ou demandeurs doivent participer à la demande « d’opt-out ».
  • Les licenciés (tant exclusifs que non exclusifs) ne seront pas autorisés à déposer des demandes « d’opt-out », mais devront être impliqués dans le processus de décision le cas échéant.
  • Les représentants seront autorisés à déposer des demandes d’opt-out au nom du propriétaire ou du demandeur, si certaines conditions soient remplies.
  • Les demandes « d’opt-out » ne peuvent être déposées qu’à l’égard de tous les États membres contractants pour lesquels le brevet européen a été délivré ou qui ont été désignés dans la demande.
  • Les demandes d’opt-out » s’étendront à tout certificat complémentaire de protection (CCP) existant basé sur le brevet européen.
  • Les demandes « d’opt-out » peuvent être retirées à tout moment. Toutefois, si une action relative au même brevet a déjà été engagée devant une juridiction nationale, le retrait de la demande « d’opt-out » ne sera plus possible. Il est également important de noter qu’une fois une demande « d’opt-out » retirée, le dépôt d’une nouvelle demande « d’opt-out » ne sera plus autorisé pour le même brevet.

 

Importance de la période sunrise

La période sunrise représentera non seulement une occasion précoce, mais également une occasion sûre de déposer des demandes « d’opt-out ». En effet, les demandes « d’opt-out » déposées pendant la période sunrise éviteront le risque que les demandes d’opt-out ne puissent plus être déposées en raison d’une action antérieure déposée devant la JUB, puisque la JUB n’aura pas encore commencé à fonctionner.

Le début de la période sunrise représente donc une étape importante qu’il ne faut pas manquer, et il convient de profiter de cette période pour s’assurer que :

  • Les titulaires décident pour chaque brevet européen de le soustraire ou non à la compétence de la JUB, et les demandes « d’opt-out » sont  déposées avant l’expiration de la période sunrise.
  • Les titulaires vérifient que toutes les conditions formelles sont remplies.
  • Les licenciés, y compris les licenciés exclusifs, contactent le propriétaire du brevet et négocient une position concernant l’opt-out des brevets sur lesquels leur licence est basée.

 

Travail préparatoire

Afin de parvenir à temps à des décisions « d’opt-out », c’est-à-dire avant l’expiration de la période sunrise, il est fortement recommandé de commencer les examens de portefeuilles sans tarder, étant donné que de nombreux facteurs doivent être pris en compte pour chaque brevet européen du portefeuille.

En effet, un objectif prima facie peut être d’éviter une action en nullité devant la JUB, avec effet dans tous les Etats membres contractants dans lesquels le brevet européen a été validé. Mais cette préoccupation doit être mise en balance avec les opportunités perdues résultant de l’évitement de la JUB, comme l’opportunité manquée d’une décision d’exécution de la JUB avec effet dans les mêmes Etats membres contractants.

Chaque brevet européen du portefeuille devra donc être soigneusement examiné, afin de garantir qu’une décision éclairée et efficace quant à « l’opt-out » soit prise, au regard de la stratégie commerciale et de l’impact individuel de ces brevets.

Jean- Jacques Canonici – European Patent Attorney